Avocații firmei Stratulat Albulescu spun că apar tot mai multe tranzacţii de conţinut social media care, pe lângă valoarea impresionantă, vin la pachet cu implicaţii din perspectivă IP pe mai multe niveluri. De vorbă cu Elena Stan, Managing Associate, despre schimbările semnificative din legislația mărcilor, aspectele provocatoare ale proiectelor din practica de IP și diversitatea portofoliului de clienţi

Odată cu adoptarea Legii nr. 112/2020, au fost aduse modificări semnificative în legislația privind mărcile și indicațiile geografice.Prin noile reglementări, s-a avut în vedere alinierea prevederilor naționale la cele europene.De asemenea, s-au urmărit tendințele jurisprudențiale ale Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).Legea nr. 112/2020 a modificat procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), prin introducerea unor termene mai scurte cu privire la procedura înregistrării mărcii, examinării, contestației și chiar a invocării priorității.În același timp, au fost introduse noi termene în ceea ce privește procedura opoziției, în vederea asigurării coerenței și celerității acestei proceduri.

Elena Stan, Managing Associate în cadrul firmei Stratulat Albulescu & Asociații (SAA), atrage atenția asupra faptului că majoritatea schimbărilor aduse Legii mărcilor forţează deţinătorii de mărci să fie mai vigilenţi pentru a putea exploata în mod echitabil drepturile conferite prin înregistrare.

„Noile prevederi modifică definiția mărcilor, în sensul stabilirii posibilității calificării ca marcă a unui semn ce are capabilitatea să fie reprezentat în Registrul mărcilor într-un mod în care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor, fiind eliminată astfel cerința necesității reprezentării grafice a semnului. Astfel, pe de-o parte, se subliniază necesitatea stabilirii cu claritate a obiectului protecției, într-o manieră în care să se asigure susceptibilitatea reprezentării în Registrul mărcilor, consacrându-se totodată posibilitatea pentru înregistrarea unor noi categorii de mărci (e.g. sonore, holograme, multimedia”, explică avocatul.


Și în materia motivelor absolute de refuz, noile reglementări extind și clarifică toate aceste motive, prin stabilirea expresă a posibilității invocării drepturilor anterioare ce derivă din: denumiri de origine și indicații geografice protejate în conformitate cu prevederile legislației UE, ale legislației naționale și ca urmare a acordurilor internaționale la care UE sau România este parte; mențiuni tradiționale pentru vinuri, prevăzute de legislația UE sau în acordurile internaționale la care UE este parte; specialitățile tradiționale garantate, prevăzute de legislația UE sau de acordurile internaționale la care UE este parte și soiurile de plante, înregistrate conform legislației UE, legislației naționale sau acordurilor internaționale la care UE sau România este parte.

„Totodată, față de vechea reglementare, unde motivul absolut de refuz pentru care mărcile pot fi considerate de natură să inducă publicul în eroare, enumeră cu caracter exhaustiv criteriile inducerii în eroare, noua modificare, stabilește aceste criterii cu caracter exemplificativ”, menționează Elena Stan.

Avocatul apreciază că, printre completările importante, se numără și aceea a introducerii definiției Clasificării internaționale de la Nisa a produselor și serviciilor în vederea înregistrării marcilor. „Cu privire la aceasta, important de menționat este introducerea posibilității declarării de către titularul unei mărci, înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase, intenției sale reale la data depunerii cererii. Dacă intenția a fost de a solicita protecția unor produse și servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, a putut declara aceasta până la data de 30 septembrie 2020, cu condiția ca aceste produse și servicii indicate să fie incluse în lista alfabetica a Clasificării de la Nisa în vigoare la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii în cauza”, menționează specialistul Stratulat Albulescu.

Schimbări semnificative au intervenit și în legătură cu reînnoirea unei mărci. Astfel, potrivit noilor reglementări,  aceasta se poate efectua într-un termen de cel puțin șase luni anterior datei expirării înregistrarii. OSIM trebuie să informezze titularul asupra expirării înregistrării, cu cel puțin șase luni înainte de data acestei expirări.

În materia transferului drepturilor asupra mărcii, sunt recunoscute noi modalități, respectiv fuziunea, hotărârea judecatorească sau orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate. În ceea ce privește instituția decăderii, noile reglementări stabilesc că termenul de cinci ani pentru utilizarea efectivă a mărcii se calculează de la data încheierii procedurii de înregistrare, spre deosebire de vechea reglementare care stabilea că termenul de cinci ani curge de la data înscrierii în Registrul mărcilor.

„În continuare, raportat la instituția anulării, noile prevederi elimină termenul de cinci ani pentru introducerea cererii de anulare. Dacă potrivit reglementării anterioare, doar acțiunile în anulare pentru rea-credință puteau fi formulate oricând pe parcusul perioadei de protecție, noile reglementări introduc această posibilitate pentru promovarea acțiunii în anulare, indiferent de motivul de anulare invocat. Totodata, din punct de vedere procedural, inițiatorul procedurii de anulare sau decădere din drepturi poate introducere cerere fie în fața Tribunalului București, fie pe cale administrativă, la OSIM”, atrage atenția Elena Stan.

Legea 112/2020 aduce modificări inclusiv în ceea ce priveşte procedura contestaţiei, însă aceste nu sunt de substanţă. În opinia experților Stratulat Albulescu, Comisia de contestaţii a avut întodeauna o pronunţată abordare practică, având în vedere contextul concret în dezlegarea cauzelor şi făcând o analiză extinsă care nu este întodeauna posibilă în procedura de examinare/opoziţie. „Modificările de ordin procedural intervenite au ca efect responsabilizarea titularilor de mărci care sunt nevoiţi să acţioneze cu mai multă diligenţă şi să monitorizeze în mod eficient situaţiile de interes pentru a putea depune eventuale contestaţii în timp util.”, nuanțează avocatul.

Odată cu adoptarea noului cadru legislativ, au fost implementate și noi termene aplicabile în fața OSIM.

Astfel, termenul pentru plata taxei de examinare a cererii de înregistrare de marcă se scurtează de trei luni la 30 de zile; termenul pentru depunerea actelor de prioritate se scurtează de trei luni la 30 de zile; termenul în care OSIM examinează îndeplinirea condițiilor pentru atribuirea datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii se scurtează de la o luna la șapte zile.

De asemenea, a fost introdus un termen de două luni de la data comunicării opoziției pentru ca părțile să discute în vederea soluționării amiabile a opoziției. Această procedură este similară celei puse la dispoziție pentru procedurile de opoziție derulate în fața Oficiului de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene („cooling-off”).

În plus, au fost introduse termene obligatorii pentru OSIM în ceea ce privește emiterea unei decizii în procedura de opoziție, respectiv cel mult două luni de la expirarea termenelor prevăzute pentru părți în cadrul procedurii și 30 de zile pentru comunicarea deciziei.

Totodată, a apărut obligația solicitantului de a achita taxa legală pentru eliberarea certificatului de înregistrare în termen de 30 de zile de la data notificării privind încheierea procedurii de înregistrare. Avocatul atenționează că, în absența plătii taxei legale în termenul prevăzut de lege, se va considera că solicitantul a renunțat la înregistrarea mărcii.

„Referitor la aplicabilitatea legii în timp, important de menționat este faptul că cererile de înregistrare a mărcilor și indicațiilor geografice depuse și aflate în procedurile de examinare urmează procedurile prevăzute de legea în vigoare la data depunerii lor în fața Oficiului”, mai spune Elena Stan.

Având în vedere toate aceste schimbări, avocatul punctează faptul că procedura de înregistrare de mărci este modificată substanţial, forţând solicitantul să monitorizeze îndeaproape cererea de marcă în vederea respectării cadrului procedural.

„Procedura opoziţiei a fost, aşa cum am detaliat mai sus, aliniată la practica EUIPO. Termenul de la care curge opoziţia este cel al admiterii la înregistrare, astfel, doar mărcile care au trecut de examinarea motivelor absolute de refuz pot face obiectul opoziţiilor. Legiuitorul a degrevat Comisia de Opoziţii de examinarea inutilă a unor opoziţii în situaţia în care mărcile nu trec de examinarea de fond, fiind încălcate motivele absolute de refuz, este futil exerciţiul de analiză a motivelor relative, mărcile în cauză fiind oricum respinse la înregistrare. Modificările substanţiale relevă necesitatea ca firmele să aibă o abordare diferită atât în ceea ce priveşte modul de înregistrare a mărcilor (extinderea portofoliilor de mărci prin înregistrarea unor categorii atipice – mărci holografice, sonore, multimedia), identificarea exactă a produselor/serviciilor de interes din clasele Nisa (pentru a asigura o înregistrare utilă, adaptată nevoilor societăţii şi evitarea înregistrării de mărci vulnerabile, susceptibile de anulare/decădere inclusiv parţială). Un alt palier ce trebuie avut în vedere este protejarea propriilor drepturi în lumina noilor prevederi în ceea ce priveşte atacarea mărcilor deţinute de competitori”, argumentează Elena Stan.

Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Proiectele de IP devin tot mai sofisticate

Atenția firmelor în ceea ce privește brevetele industriale, mărcile sau copyright-ul este evidentă, iar acest fapt se reflectă și în practica de zi cu zi a avocaților. Anul trecut, echipa Stratulat Albulescu a primit solicitări mai multe în materie de copyright, cu o mare diversitate de aplicabilitate, cum ar fi redactarea, revizuirea şi negocierea de contracte de dezvoltare software şi alte contracte cu puternic impact din perspectivă IP (servicii grafică 2D şi 3D, webdesign, interpretare muzicală, traduceri şi dublaj).

De asemenea, s-a observat o mai mare deschidere a clienţilor în ceea ce priveşte atât securizarea din perspectivă contractuală a drepturilor de proprietate intelectuală (pentru opere create de angajaţi şi contractori), precum şi securizarea din perspectivă procedurală (prin înregistrarea diferitelor active IP în faţa instituţiilor şi organismelor abilitate în funcţie desigur şi de teritoririle de interes – ORDA, OSIM, WIPO, EUIPO).

Totodată, s-a remarcat o creştere a numărului de litigii, inclusiv în materie de contrafacere, anulare şi decădere din drepturile asupra mărcilor, precum şi o mai mare diligenţă în monitorizarea încălcărilor aduse de terţi portofoliului de active IP şi oprirea acestora prin mijloacele procedurale disponibile (notificări, plângeri penale, ordonanţe preşedinţiale, acţiuni de drept comun).

„Brevetele de invenţie, respectiv modelele de utilitate pentru care ni s-a solicitat suportul au avut, majoritatea, atât o componentă de hardware, cât şi o componentă de software”, adaugă Elena Stan.

În ultimii doi ani, s-a observat și o creştere a numărului de solicitări de audit strict pe parte de IP/IT din perspectivă legală. Avocații firmei au făcut astfel de exerciţii pentru numeroşi deţinători de platforme care activează în domenii extrem de variate (ex. HR, recrutare şi gestionare resurse umane, precum şi tehnologii medicale, cu predilectă utilizare în domeniul radiologiei medicale). „Evident, auditul privind portofoliile de drepturi de proprietate intelectuală sunt cruciale pentru aceşti clienţi întrucât deţinerea IP-ului relevant este prima condiţie de eligibilitate pentru orice tip de finanţare”, amintește Elena Stan.

Echipa de IP din cadrul Stratulat Albulescu s-a implicat și într-o serie de preluări de active media în domeniul publishing. Firma de avocatură are o serie de clienţi activi în acest domeniu care, de-a lungul timpului, au preluat portofolii media, fiind inerente o serie de implicaţii IP din perspectiva mărcilor, numelor de domenii, precum şi a drepturilor de autor.

„Aspectele provocatoare în legătura cu aceste proiecte ţin mai degrabă de coordonarea cu echipele cumpărătorului, vânzătorului, consultantului fiscal, având în vedere importanţa unei corecte evaluări a activelor ce fac obiectul tranzacţiei. Negocierea documentelor de tranzacţie este de asemenea un aspect deosebit de important al procesului. Astfel de proiecte au fost gestionate de Ana Maria Kusak, coordonatorul practicii noastre de IP”, nuanțează interlocutoarea ^BizLawyer.

Mai mult, în ultima perioadă, avocații au din ce în ce mai multe tranzacţii de conturi de social media care, pe lângă valoarea impresionantă a tranzacţiei, vin la pachet cu implicaţii din perspectivă IP pe mai multe niveluri. „Astfel, pe lângă corecta inventariere, verificare şi evaluare a titulurilor asupra activelor IP, trebuie acordată o atenţie deosebită componentelor integrate în conţinuturilor conturilor care se transferă. Pentru fiecare element de grafică 2D şi 3D inclus în materialele existente în contul respectiv trebuie verficate drepturile de proprietate/utilizare. Similar, pentru orice imagine, voce, muzică, software integrate în conţinut trebuie să se verifice legalitatea utilizării şi orice riscuri asociate. Fiecare astfel de proiect are, în plus, propriul specific în funcţie de profilul sectorial – conţinut auto-moto, dedicat copiilor, turism, precum şi de structura tranzacţiei – achiziţie active însoţit sau nu de un parteneriat subsecvent, preluare integrală a părţilor sociale etc.”, explică Elena Stan.

În contextul în care majoritatea mandatelor de M&A ale SAA sunt din domeniul tehnologiei, în special IT, componenta de IP are, în mod evident, o contribuție covârşitoare.

În plus, în ultimul an firma de avocatură a avut două tranzacţii extrem de semnificative în materie de gaming. Astfel, a acordat asistență juridică fondatorilor companiei Metagame Studios cu privire la vânzarea pachetului de acțiuni către Fortis și a consiliat startup-ul de gaming Machinations.io cu privire la o rundă de finanțare de tip Seria A în valoare de 3,3 milioane de dolari.

„Unul din elementele cu care ne mândrim este diversitatea portofoliului de clienţi. Avem clienţi persoane fizice, startup-uri, dar şi unele din cele mai mari corporaţii la nivel global. Avem inclusiv clienţi  care se încadrează în categoria brandurilor de lux care activează preponderent în industria fashion, bijuterii, imobiliare”, a arătat Elena Stan. Pentru astfel de clienţi firma oferă servicii de consultanţă în materie de strategie de branding, înregistrare şi monitorizare portofolii de mărci, precum şi asistenţă în legătura cu aspecte de advertising şi marketing.

De-a lungul timpului, avocații SAA au reprezentat și clienţi din domeniul pharma – producători de medicamente utilizate în tratamentul cancerului, medicamente pentru boli neurologice, precum şi lanţuri de farmacii – care le-au solicitat suport în legătura cu diferite aspecte IP, inclusiv consultanţă în ceea ce priveşte brevete pentru medicamente.

Firma de avocați are foarte mulţi clienţi din domeniul software, inclusiv clienţi de renume internaţional, companii preponderent din SUA, Franța, Australia, care în general subcontractează servicii specifice în România sau urmăresc intrarea pe piaţa românească.

Practica are inclusiv clienţi din domeniul food&drink care în general solicită sprijinul avocaților SAA în materie de brand strategy, înregistrare, monitorizare portofolii mărci şi întrepindere a măsurilor de protejare a activelor înregistrate (opoziţii, contestaţii, trimiterea de cease&desist letters).

Avocatul intervievat de ^BizLawyer a precizat că firma are o bogată practică de litigii în acest sector specific, acţiunile fiind, în general acţiuni în anulare, decădere de mărci, precum şi, ocazional, acţiuni în contrafacere.
”Nu există un anume profil, avem clienţi din toate categoriile şi sectoarele. Din exerienţa noastră, aşa-numiţii clienţi sofisticaţi solicită recomandări şi asistenţă raportat la tendinţele pieţei, bunelor practici având o abordare orientată pe riscuri concrete şi materialitatea acestora în relaţie cu practica autorităţilor şi a instanţelor competente”, a mai spus Elena Stan.


Echipa IP Stratulat Albulescu are în prezent zece membri, fiecare dintre ei fiind specializat pe componente specifice ale ariei de IP care, pe lângă mărci, brevete şi copyright, înglobează o multitudine de alte aspecte cum ar fi cele legate de numele de domenii incluzând soluţionarea disputelor privind acestea, aspecte de advertising şi marketing care se circumscriu preponderent ariei IP, cu inerentele implicaţii din materia protecţiei consumatorului etc.

„Avocatii IP de la Stratulat Albulescu, deşi au fiecare propriile sectoare specifice de interes (muzică, artă şi cinematografie; gaming & active entertainment; social media; advertising; publishing; communications etc.), prezintă o serie de trăsături comune. Toţi avocaţii SAA de IP sunt dinamici, foarte bine informaţi în ceea ce priveşte piaţa pe care activează clientul şi specificul industriei în cauză şi fiecare dintre noi are în vedere în mod constant obiectivele clienţilor în contextul strategiei imediate şi a targeturilor pe termen lung. Pe scurt, suntem avocaţi dedicaţi, energici şi extrem de pasionaţi de ceea ce facem. În accepţiunea noastră, avocatura de IP este o vocaţie în sine, date fiind diferenţele faţă de alte arii de drept şi ne considerăm privilegiaţi atât în ceea ce priveşte mandatele, clienţii, precum şi în ceea ce priveşte firma şi în special echipa în care ne desfăşurăm activitatea profesională”, a explicat Elena Stan.

De-a lungul timpului, avocații Stratulat Albulescu au primit proiecte de Proprietate Intelectuală cu un grad de complexitate ridicat. Și anul acesta, experții au avut şansa de a gestiona solicitări cu implicaţii IP extrem de interesante. „În afară de creşterea numărului de solicitări de reprezentare în faţa autorităţilor competente învederea înregistrării de mărci, desene şi modele industriale, am sesizat o puternică orientare Europeană, majoritatea clienţilor optând pentru înregistrări la nivel UE în detrimentul celor naţionale. Ceea ce diferenţiază activitatea din acest an de cea din anii precedenţi este apariţia numeroaselor tranzacţii de conţinut social media. Aceste proiecte implică analizarea nu doar a activelor de conţinut propriu-zis, ci şi a drepturilor asociate şi a potenţialelor conflicte cu drepturi aparţinând terţilor. O altă tendinţă pe care am observat-o se referă la creşterea solicitărilor în materie de brevete şi modele de utilitate”, punctează avocatul.

Pe lângă solicitări constante provenite de la clienţi noi şi existenţi ce operează în sectorul IT, echipa Stratulat Albulescu s-a bucurat, de asemenea, de o bogată practică provenind din sectoarele gaming şi telecom.

În plus, spre deosebire de anii precedenţi, specialiștii au avut ocazia de a participa şi de a fi speakeri la conferinţe desfăşurate în format fizic, nu doar în mediul virtual cum au fost obişnuiţi în ultimii doi ani.

„În ceea ce priveşte încasările departamentului de IP, acestea au crescut cu peste 30% în acest an. Ne aşteptăm ca în 2023 practica noastră să crească şi ne dorim o mai mare implicare în activităţi academice şi grupuri de lucru dedicate unor aspecte specifice în domeniul proprietăţii intelectuale”, completează Elena Stan.

Stratulat Albulescu are o puternică orientare internaţională şi colaborează frecvent cu firme din alte jurisdicţii, inclusiv firme de avocatură. Proiectele multi-jurisdicţionale în care au fost implicaţi avocații au fost desfăşurate pentru clienţi operând în varii industrii - gaming, social media, electrocasnice, automotive, food&drink.

„Componentele creative şi inovative sunt inerente atât ariei de practică, dar sunt impuse şi prin specificul activităţii, respectiv sectorului în care activează clienţii noştri. Pentru a putea găsi soluţii creative la problemele care ne sunt prezentate, raportat la legislaţia românească pe alocuri excesiv de rigidă şi cu lipsuri notabile în anumite privinţe, avocaţii noştri inovează în mod constant, dând noi interpretări şi valenţe normelor existente. În ceea ce priveşte inovaţia în sens clasic, societatea noastră este implicată în numeroase proiecte cu specific IT, inclusiv proiecte de legal tech care nu pot fi însă divulgate înainte de lansarea oficială”, precizează expertul SAA.

De altfel, abordarea societăţii Stratulat Albulescu este una atipică ce s-a dovedit însă a fi strategia câştigătoare în materie de litigii IP. Dosarele de instanţă de IP sunt lucrate în echipe mixte, ce cuprind atât membri ai echipei IP (ce asigură suport în ceea ce priveşte dreptul material, acces la cea mai nouă jurisprudenţă OSIM, EUIPO şi CJUE în materie IP, precum şi explicaţii practice raportate la practica clienţilor şi adaptat la specificul) şi membri ai echipei de litigii. Aceştia din urmă au o vastă experienţă în materie procedurală, precum şi în ceea ce priveşte abordarea cauzei, asigurând crearea unei strategii etapizate pentru litigiu, construirea celui mai potrivit probatoriu şi, nu în ultimul rând gestionarea aşteptărilor clientului.

„Provocările pentru companii sunt prioritizarea securizării drepturilor IP, îmbinarea armonioasă a resurselor umane cu cele tehnice şi menţinerea unui echilibru etic raportat la valorile fiecărei companii în parte. Jucători din toate sectoarele, inclusiv din industrii considerate a fi parte din gama conservatoare, implementează soluţii tehnice de automatizare, digitalizare şi eficientizare a fluxurilor de lucru pentru a se putea menţine relevanţi pe o piaţă dinamică în constantă stare de schimbare şi flux evolutiv. Provocarea oricărui avocat de IP este de a fi mereu la curent cu tot ce înseamnă inovaţie, în orice domeniu sau industrie. O bună cunoaştere şi înţelegere a fenomenelor creative, a tendinţelor de marketing şi a conceptelor tehnice sunt esenţiale pentru a putea oferi clienţilor asistenţă juridică la cea mai înaltă calitate”, a conchis avocatul firmei Stratulat Albulescu.